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【アメリカ】第112条第6段落に関するCAFC判決(Bosch v. Snap-On事件)

浅村特許事務所 知財情報 
 2014年12月28日


【アメリカ】第112条第6段落に関するCAFC判決(Bosch v. Snap-On事件)


【要約】

特許侵害事件において、CAFCは、クレーム中の2つの構成要件について、先ず、ミーンズ・プラス・ファンクション形式ではないとの推定を覆して、特許法第112条第6段落(現在は(f))の適用を受けると判断し、次に、当該構成要件に対応する構造が明細書中に十分に記載されていないと判断した。そして、不明確を理由に問題の特許を無効とした地方裁判所の判断を是認した。

 

以下に、CAFCの判決文に基づいて、本判決を紹介する。

 

裁判所

CAFC

当事者

原告-控訴人

(特許権者)

ROBERT BOSCH, LLC(デラウェア州法人)

被告-控訴被告

(被疑侵害者)

SNAP-ON INCORPORATED(デラウェア州法人)及び

DREW TECHNOLOGIES, INCORPORATED(ミシガン州法人)

事件番号

2014-1040

判決日

2014年10月14日

関連条文及びキーワード

特許法第112条第6段落

ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム

明確性(特許法第112条第2段落:但し、判決文中に条文の記載はない。)

対象特許

米国特許第6,782,313号

下級審情報

事件番号 12-CV-11503

控訴対象

特許第6,782,313号の全てのクレームは、不明確であるため無効であるとの地方裁判所の判断

結論

「プログラム認識装置」及び「プログラムローディング装置」は両方ともミーンズ・プラス・ファンクション形式であり、明細書には、開示が必要とされる対応する構造が開示されていないとの地方裁判所の判断に同意する。よって、当該特許の全てのクレームは不明確であるとして無効であるとの地方裁判所の判決を是認する。

理由

(1) クレーム中の用語である「プログラム認識装置」及び「プログラムローディング装置」は両方とも第112条第6段落の適用を受けないと推定される(*1)。

(2) しかし、当該2つの用語は、明細書中に対応する構造の記載がなく、機能的に開示されているだけである。また、従属クレーム中にも明細書中にも、構造に言及して、用語を定義する記載がない。更に、使用できる構造の例を列挙するだけでは、第112条第6段落の適用を回避するには不十分であり、明細書の記載を考慮して、クレームを解釈しても、当業者に十分に明確な構造を提供していない。

(3) よって、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームではないとの強力な推定は覆される。従って、クレーム中の当該2つの用語には、第112条第6段落が適用される。

(4) 次に、当該2つの用語を限定することとなる明細書中に記載された対応する構造を特定して、当該用語を解釈する。

先例は、「クレーム中のミーンズ・プラス・ファンクション形式の構成要件に対応する構造が明細書中に開示されていない場合には、当該クレームは不明確であるとして無効であると認定される」としている。

当該特許の明細書中、これらの用語に言及している箇所は僅かであり、そこにこれらの構造の更なる説明はない。

従って、当該2つの用語は不明確である。

当該特許中、これらの用語は独立クレーム中にのみ含まれるので、当該特許の全てのクレームは無効であると結論付ける。

裁判官(巡回裁判所判事)

Prost(主席判事)、Taranto 及び Hughes

(反対意見なし)

 

[参考資料]

クレーム1

1. An external diagnostic tester for motor vehicles, the motor vehicles having programmable control units with self-diagnostic means, wherein the control units can be connected to the external diagnostic tester via a diagnostic/test plug in the motor vehicle, the external diagnostic tester comprising,

a program recognition and program loading device, wherein a program version contained in a connected control unit is queried and recognized by means of the program recognition device, and, if the program available in the motor vehicle and recognized via the diagnostic/ test plug is not stored there in a latest and most current version, a respective most current version is loaded by the program loading device into a program storage device of the pertinent control unit of the motor vehicle, wherein the external diagnostic tester automatically establishes communication with a central dat[a] base in order to check the program version and, if necessary, to obtain the current program version that applies for the control unit connected to the diagnostic tester and to store it there.

 

 

35 U.S.C. 112 (pre-AIA) 6

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

 

*1:MPEP 2181 (一部)

Accordingly, examiners will apply 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph to a claim limitation if it meets the following 3-prong analysis:

·         (A) the claim limitation uses the term “means” or “step” or a term used as a substitute for “means” that is a generic placeholder (also called a nonce term or a non-structural term having no specific structural meaning) for performing the claimed function;

·         (B) the term “means” or “step” or the generic placeholder is modified by functional language, typically, but not always linked by the transition word “for” (e.g., “means for”) or another linking word or phrase, such as “configured to” or “so that”; and

·         (C) the term “means” or “step” or the generic placeholder is not modified by sufficient structure, material, or acts for performing the claimed function.

 

(なお、クレーム中に“by means of”を使用した場合に、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームであると推定される契機となる、との先例をCAFCは認識していない。また、CAFCは、“by means of”の使用に対して推定を適用したことはない。)(判決より)

 

 

CAFCの判決文

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1040.Opinion.10-9-2014.1.PDF

 

U.S. Patent No.6782313

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=06782313&IDKey=8923495EEAFB%0D%0A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPALL%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D6782313.PN.%2526OS%3DPN%2F6782313%2526RS%3DPN%2F6782313

 

MPEP 2181

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html

 

 


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