日本 引入商标Consent制度
2024年 3月 1日
日本通过了《不正当竞争法防止法等的部分法律修正法案》，并于2023年6月14日公布为法律第51号。在该法案中，商标法引入了Consent制度。
Consent制度的实施日期为2024 年 4 月 1 日开始实施。
过渡措施
・Consent制度适用于2024年4月1日以后递交的商标注册申请。
因此，在2024年3月31日前递交的商标注册申请，即使审查是在2024年4月1日以后的，也不能适用于Consent制度。
・如果在2024年3月31日之前递交的商标注册申请，并在2024年4月1日之后以该申请作为原申请提交分案申请，则由于申请日具有追溯力（10条②），此类分案申请不适用于Consent制度。
・如果根据《巴黎公约》等在 2024 年 4 月 1 日之后根据 2024 年 3 月 31 日之前在第一国提出的申请提出优先权要求，则可以适用Consent制度。
・指定日本的商标注册国际申请（根据《马德里协定议定书》提出的商标注册国际申请），如果被视为商标注册申请日（国际注册日或后期指定日）（68条之９①）的日期是 2024 年 4 月 1 日之后的，则可以适用Consent制度。
关于Consent制度的具体内容，敬请参阅以下内容。
１．何为“Consent制度”
Consent制度是指与他人在先注册的商标相同或近似的商标不能注册，但当在先商标权利人同意的情况下该商标可以注册的制度。
２．引入“Consent制度”的理由
以前，由于相同或近似商标的共同存在有造成来源混淆的风险，未引入Consent制度。因此，作为”Consent制度”的替代办法，需要签订相关合同（返还合同），将与他人在先商标相同或近似的商标注册申请转让给在先商标权利人，在商标取得注册后再将商标权转让回来。但是此项返还操作需要同商标权人协商交涉，过程繁琐，并且还会造成时间和费用上的负担。
此外，美国、欧洲、台湾、新加坡等多个国家及地区已引入Consent制度*¹，并有签订全球Consent协议，这有时会对海外用户在日本进行商标注册时造成阻碍。
为解决这一问题引入了Consent制度，即使是与他人的在先注册商标相同或近似的商标申请，在取得该在先注册商标权利人的同意的情况下该商标可进行注册，两商标的注册可以并存。与此同时也引入了“保留型Consent制度”，根据该制度，即使在有在先注册商标权利人同意的情况下，如存在来源混淆则不予以注册。
为保护需要者的利益，在审查方面，如确认有来源混淆风险，在商标已注册的情况下，可以提出混同防止表示请求（商标法第24条之4第1项1号）或不正使用取消审判的请求（修订后的商标法第52条之2）。
此外，根据相关合同（返还合同），在2024年4月1日的时间点并存的注册商标，自2024年4月1日起适用于混同防止请求及不正使用取消审判的规定。
*¹ 引入Consent制度的国家
美国（留保型）、欧盟（不进行相对的驳回理由审查）、中国（留保型）、台湾（留保型）、新加坡（留保型）、新西兰（完全型）。
留保型Consent制度：仅在有商标权利人同意及没有来源混淆风险的情况下予以注册。
完全型Consent制度：商标注册申请与他人的在先注册商标类似时，如有该商标权利人的同意则予以注册，无需进行更进一步审查。
３．Consent制度简介
（１）审查阶段 即使商标属于第4条1项11号的适用范围，如有在先商标权利人的同意，并且，在先注册商标与注册申请商标（以下称为“两商标”）之间不存在来源混淆风险的情况下，将不适用于4条①11的规定（商标法第4条4项）
① 第4条1项11号的审查意见通知
审查员在认为申请人A的注册申请商标与在先商标权人B的注册商标近似的情况下，向申请人A发出第4条1项11号的审查意见通知。
② 当事人双方合意
申请人A与在先商标权利人B之间就Consent达成统一意见。
③ 书面文件的提交
申请人A在当事人同意的前提下向特许厅提交在先商标权利人B的同意书及商标使用情况等文件。
此时，在提出主张不适用于第4条①11的规定之上，也可以主张适用于4条④的规定。
④ 注册与驳回
１）审查员根据提出的书面内容，对两商标是否存在来源混淆进行审查。
２）审查员认为不存在来源混淆风险时，不适用于第4条1项11号。
３）对于适用于Consent制度的商标，在没有其他驳回理由的情况下予以注册。
计划届时将注明是适用于第4条④的规定，根据Consent制度予以注册的。
４）对于不适用于Consent制度的商标，将以第4条1项11号作为理由驳回。
即使在这种情况下，原则上不是直接进行驳回，二十会要求申请人提交补充材料等。
（２）注册后
可对通过Consent制度同时存在的注册商标提出混同防止表示的请求，及不正使用取消审判的请求。
① 来源混同防止表示请求（商标法第24条之4第1项1号、2号）
如果一方权利人对商标的使用有可能损害另一方权利人的商业利益（包括损害注册商标作为表示来源的功能），则可以要求贴上适合表示防止混淆的标志。
② 不正使用取消审判的请求（商标法第52条之2第1项）
当事人A或B中的任何一方以不正竞争为目的使用商标，导致实际与其中一方的商标混淆来源，任何人都可以请求不正使用取消审判。
此外，在注册前进行返还操作的商标，也可以进行混同防止表示的请求，不正使用取消审判的请求（第24条之4第1项3号及第52条之2第1项）。
4．审查内容（商标法第4条4项*²）
商标法第4条4项是根据Consent制度的引入而新添加的条款，要求在先注册商标权利人的“他人同意”及“没有来源混淆风险”。
商标法第4条第4项（与在先申请相关的他人的注册商标的例外）
即使是适用第1款第11项的商标，该商标申请人就该商标注册获得在先他人的同意，并且，使用该商标的商品或服务与在先他人的注册商标的权利人、独占使用人或通常使用人的业务相关的商品或服务之间不会产生混淆的，可以不适用上述规定。
（１）他人同意
审查时对是否有在先注册商标权利人的有效同意进行判断。
即使在注册之后，也有必要确保在先注册商标与申请商标之间不存在来源混淆。
（２）无论实际使用情况如何，不适用于第4条4项的情况
如果在相同商品等上使用相同或非常近似的商标的，无论当事人之间是否有任何一致意见，由于混淆风险非常高，因此该商标被排除在第4条4项的适用范围之外。
此外，如果商标与引证商标相同（包括仅尺寸不同）且用于同一指定商品等，则原则上判定混淆风险较高。
（３）判断“没有混淆风险”的时间点
如果在予以注册之后情况发生了变化，导致可能会引起混淆的注册商标同时存在，这有悖于对需要者的保护。因此对于判断“没有混淆风险”的时间点为“予以注册时”及注册后。
（４）判断是否“混淆”，不仅包括“狭义的混淆的风险”，还包括“广义的混淆的风险”
为了判断当前正在使用或预定使用的商品或服务（以下简称为“商品等”）是否被误认为与他人业务相关，采用“狭义混淆” “”和“广义混淆”来判断是否存在混淆风险。
① 狭义的混淆
被误认为是他人的注册商标相关的商标权人等的业务相关的商品，该商品的需要者对该商品的来源产生混淆的风险。
② 广义的混淆
有商品的需要者对商品等的来源混淆的风险，认为该商品等是与他人的注册商标相关的商标权人、专用使用权人或通常使用权人（以下简称为“商标权人等”） 有着某种经济或组织上的关系（资本关系、集团公司关系等）的人的业务相关的商品。
（５）“存在混淆风险”的判断方法
商标法第4条1项15号也是判断是否“存在混淆风险”，而第4条4项与之相同，因此也是通过综合考虑各种具体情况来判断是否存在混淆风险。
此处的“综合考虑”，预计原则上的考虑事项列为下属①～⑧项内容。
① 申请商标与在先商标的近似程度
② 两商标的周知度
③ 两个商标是否都由一个创造出来的词组成，或在结构上是否都有一个显著特征
④ 两商标是否为公司专用标志
⑤ 企业多元化经营的可能性
⑥ 商品间、服务间或者商品及服务间的关联性
⑦ 商品等的需要者的共通性
⑧ 两商标的使用态样和其他交易实情
如果申请人提交的证据揭示了商标的具体使用方式或其他交易实情，则将予以考虑。
「两商标的使用态样和其他交易实情」的具体事项
１）使用商标的构成
（例）a) 作为商标构成要素的图形和文字始终以相同的位置关系使用
b) 始终使用特定的颜色或字体
２）商标的使用方法
（例）a) 仅用于商品包装上的特定位置
b) 始终与公司名称或公司徽章等其他标识并用
c) 始终添加否认表示（表示否认该产品是与特定的他人的业务相关的商品）
３）使用商品等
（例）a) 一方仅将引证商标用于指定产品“计算机程序”中的“用于游戏的计算机程序”商品，另一方仅将申请商标用于“用于医疗的计算机程序”商品。
b) 一方仅用于超过一定金额以上的高价商品，另一方仅用于低于一定金额的低价产品。
４）销售及提供方法
（例）一方是在零售店等向不特定数量的人销售，另一方则仅通过个人销售按订单生产。
５）销售或提供的季节
（例）一方只在春季出售，另一方只在秋季出售。
６）销售或提供的区域
（例）一方仅在北海道的商店出售，另一方仅在冲绳县的商店出售。
７）当事人间为防止混淆而应采取的措施
（例）如果认为两个商标存在混淆风险，应当将情况通知对方，并经协商后采取措施防止或者消除混淆。
（６）可被视为消除未来混淆可能性的情况
可以考虑排除未来混淆可能性的情形是上述第(4)项所列情形中，“被认为未来不会改变的情况”。
例如，以下情况将被视为“未来不会改变的情况”。
①双方一致同意未来不会有任何改变的情况
当事人之间同意双方商标的具体情况在未来不会改变（例如，同意始终与公司名称等并用等，上述第(5）项中提到的具体情况不会改变）或申请人提交了包含摘要的文件的情况。
② 当有证据表明未来不会有任何改变时
除基于上述当事人之间同意的情况外，根据提交的证据等有合理理由相信关于双方商标的具体情形未来不会发生变化的情况。
５．书面的提交（第4条4项）
需要提交在先注册商标权利人的合意书及商标使用情况等书面文件。
（１）合意书面
① 合意书
双方均接受Consent的内容
・明确表示已达成统一意见的书面文件
・在先注册商标权利人同意申请商标的注册
・相互确认两商标的当前使用情况
・双方同意将来该情况（当前使用情况）不会发生变更
② 意见书
提供合理解释，明确说明有关该统一意见在何种意义上减少了混淆风险。
（合意书、意见书的事例计划在审查便览中列出。）
（２）提交能够确认两商标的具体使用情况的书面文件
提交能够确认两商标的具体使用情况的书面文件（“两商标的使用态样和其他交易实情”的具体事项等）
具体为、
① 商标的构成
例：图形和文字始终作为一体使用，固定的颜色或字体等。
② 商标的使用方法
例：在双方的商标上都加上公司专用标志或消除显示，而且只在商品包装上的特定位置使用等。
③ 使用的商品等
④ 销售/提供方法
例：只进行面对面销售，只通过单独销售按订单生产。
⑤ 销售/供应季节
⑥ 销售/提供地区等
不过，上述①～⑥并非全部需要，根据商标、商品等适当选择即可。
*² 商标法第4条第4项
即使商标属于第4条1项11号的适用范围，该商标申请人在取得商标注册的同号他人的同意并且与使用 该商标的商品或服务的同号他人的注册商标的商标权利人、专用使用权人、或通常使用权人的业务相关的商品或服务不存在混淆的风险的，则不适用于同号规定。
６． 关于公示
（１）商标公报及国际商标公报
预计将为能够确认是适用于Consent制度而予以注册的商标。
（２）J-PlatPat（专利信息平台）
①预计将能够对适用于对Consent制度而予以注册的商标的检索。
② 有关Consent制度所提交的文件的照会
原则上可以对有关Consent制度所提交的文件进行照会。
此外，如果意见书的一部分未显示或通过手续补足书提交的，则无法照会该部分或该文件。
7． 不正竞争防止法的处理
对于利用Consent制度注册的商标，如果是不以不正目的使用该注册商标的行为则不作为不正当竞争行为处理（不正经正防止法第19条1项3号）。
此外，获得周知著名性的商标权利人也不可根据不正竞争防止法向另一方商标权利人提出停止使用的请求（不正经正防止法第19条1项3号）。
另外，如因近似商标的并存所造成的营业上的利益损害，或有损害的风险，商标权利人可向对方提出混淆防止表示请求（不正竞争防止法第19条2项2号）。
