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欧洲 统一专利法院协议(UPCA)

欧洲 统一专利法院协议(UPCA)

20221227

  本文总结了计划于2023年6约1日生效的欧洲统一专利法院协议(UPCA)的相关内容。此外,本文内容也可通过浅村专利事务所网站的各国知识产权制度(欧洲)EPO页面查阅。

1. 统一专利法院协议(UPCA: Unified Patent Court Agreement)制度

  统一专利法院协议(UPCA)制度是欧洲单一(Unitary Patent:UP,也称为“统一专利”)和统一专利法院(Unified Patent Court :UPC)的结合。

  单一专利是一种“具有统一效力的欧洲专利”。在单一专利下,经欧洲专利局(EPO)根据《欧洲专利公约》(EPC)的规则和程序授予的欧洲专利,在批准了统一专利法院协定的国家(统一专利法院协定生效时的十七个国家:成员国)的登记及年费缴纳将实现一体化。因此,单一专利将在全部成员国的领土范围内具有统一效力。此外,无效诉讼和侵权诉讼也将统一在统一专利法院进行,其判决结果将适用于所有成员国。

  另外,在统一专利法院协议的过渡期内,通过已设立的过度措施,申请人可以选择利用现行的传统欧洲专利制度(Classical European Patent)或统一专利法院协定制度。

2. 统一专利法院协议的成员国

(1)统一专利法院协议生效时的17个成员国(UPCA in Force)

  在27个欧盟成员国EPO – Member states of the European Patent Organisation中,具体有以下17个国家。

  奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典

(2)已签署统一专利法院协议但尚未批准(UPCA Signatory States)的7个国家

  预计在统一专利法院协议生效后加入的国家

  塞浦路斯、捷克共和国、希腊、匈牙利、爱尔兰、罗马尼亚、斯洛伐克

(3)统一专利法院协议非成员国

  •  是EU成员国但未加入统一专利法院协议的3个国家(Other EU Member States)

   西班牙、波兰、克罗地亚(克罗地亚正在考虑加入统一专利法院协议。)

  •  非EU成员国(欧洲专利公约(EPC)成员国)

  英国、瑞士、阿尔巴尼亚、马其顿(前南斯拉夫)、冰岛、 列支敦士登、摩纳哥、挪威、圣马力诺、塞尔维亚、土耳其

  (1)成员国可以选择统一专利法院协议制度或是传统欧洲专利制度,但仅限于后述的“选择退出期”。

  (2)(3)的国家由于只能利用传统欧洲专利制度,因此为了在各国获得权利必须进行专利生效程序(Validation)。

       出处 : The Unified Patent Court | Unified Patent Court (unified-patent-court.org)

3. 利法院协议开始启前的度日程表

  202212月下旬 德国提交批准书

  202331日~2023531日(预定)日出期(Sunrise Period)

  协议生效前3个月至协议生效期间。

  日出期的开始时间原定于2023年1月1日,但由于访问案件管理系统(CMS)和签署文件需要强认证,开始日期顺延了两个月,即2023年3月1日。因此,日出期的结束将同样预计推迟到 2023 年 5 月 31 日。

  202361日(预定) 统一专利法院协议(UPCA)生效

  单一专利及统一专利法院开始启用。

  202361日~2030531日 统一专利法院协议(UPCA过渡期

  统一专利法院协议生效后7年,如果期限延长,则最长为该协议生效后14年。

  因此,如果过渡期被延长,最长将延长至2037年5月31日。延长期限将在生效5年后再次重新评估。

  202331日~2030430 or 2037430日 选择退出期

  从日出期开始到过渡期结束前一个月,申请人可选择退出统一专利法院的专属管辖,这被称为选择退出期(Opt Out)。此外,在日出期受理的选择退出,将被视为在统一专利法院协议生效日注册。

4. 单一专利的取得方法

(1)为取得单一专利

   在单一专利注册时必须是成员国。

   单一专利在注册后称为成员国的国家不具有效力。

(2)程序

  •  在欧洲专利局(EPO)提交专利申请
  •  从审查到授予专利的程序与以前相同
  •  选择推出期的程序

(ⅰ) 选择进行单一专利注册的

  •  请求单一效力(Request for Unitary Effect)

  在专利授权通知公布后的一个月内(European Patent Bulletin上公布的专利注册日期),申请人需向欧洲专利局提交一份书面的单一效力请求。

  这一个月的时间限制将不予延长。

  单一效力请求在单一效登记或拒绝单一效力请求确定为止都可以撤回(withdraw)。

  此外,不允许单一专利和传统欧洲专利的双重注册。

2) 提出译文

  需提交说明书的全文翻译。

  译文必须与单一效力请求同时提交。

  根据程序语言,需要提交的翻译语言如下

(a)  英文

  任一种欧盟(EU)官方语言的译文

(b) 法语和德语

  英文译文

  该译文仅供参考,不具有法律约束力。

  不允许机器翻译。

  另外,过渡期后,无论程序是何种语言预计都无需提交翻译,因为可以使用机器翻译。

 (ⅱ) 选择了选择退出的

 (a) 程序期限

  选择退出期。然而,即使在此期间内,一旦在统一专利法院被提起诉讼,则无法再提出选择退出请求。

 (b) 申请人

  专利权人或专利申请人。此外,有资格在统一专利法院代理诉讼的律师和欧洲专利代理师可以担任其代理人。

  如果申请是由上述专利代理师以外的人提出的,则需要有委托书。

  在专利权共有的情况下,需要所有共有人的同意。

(c)  申请选择退出

  使用UPC案件管理系统(CMS)在线申请。

  输入专利或专利申请号,以及专利权人或专利申请人。

(d)选择退出申请费用

  免费。但会产生当地及日本的代理人费用。

(e) 效果

  选择退出在登记簿上登记后生效。

  一旦登记,选择退出将在有关专利的有效期内有效,甚至在过渡期结束后也是如此。

  一旦选择退出,也可以再选择加入,将专利再次转移到统一专利法院的专属管辖系统。在这种情况下,需要申请撤销选择退出。但是,如果该专利正在国内法院被提起相关诉讼,则该撤销申请将不会被批准。

  此外,一旦将选择退出撤销,则无法再次选择退出。

④ 选择退出期外

  单一专利注册或单一效力请求视为被拒绝。

⑤ 费用

(ⅰ)维持年费(renewal fee)

  单一专利维持年费的缴纳也是统一的(成员国一体化)。

  此外,维持年费相当于传统欧洲专利的4个国家(英国、法国、德国和荷兰)的总和。

(ⅱ) 专利申请、实审阶段费用

  与传统欧洲专利的相同。

5.临时措施 

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html

EPO – Notice from the European Patent Office dated 11 November 2022 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent and the possibility of requesting a delay in issuing the decision to grant a European patent in response to a communication under Rule 71(3) EPC参阅

  

  为尽早取得单一专利,有两项临时过渡措施适用于已发出Rule 71(3)EPC通知的欧洲专利申请。

(1)设置临时措施的理由

  当欧洲专利局 (EPO) 决定可以授予欧洲专利时,会根据Rule 71(3)EPC向申请人发出授权通知。申请人需要支付授权和公开的费用,并在10 天 + 4 个月内提交除诉讼语言以外的两种欧洲专利局官方语言的权利要求的翻译。但是,这一期限不能延长。如果申请人在这段时间内进行缴费和提交译文的答复程序,则视为申请人已同意拟授予权利的文本。

  如果过于轻易地遵循该答复程序,则有可能在统一专利法院协议生效前被授予专利,这样一来,申请人将不再有机会选择单一专利。

  因此,采取了以下临时措施。

(2)提前请求单一效力(Early request for unitary effect)

  提前请求单一效力是一项如果进行了提前请求单一效力,则在单一专利制度的预计生效日2023年6月1日直接注册为单一专利的措施。

  这项措施是为了避免在统一专利法院协议生效后由于单一专利请求过于集中而导致注册程序延误的可能性。

  •  请求期限

  2023年1月1日至2023年5月31日(统一专利法院协议生效日的前一天)

  •  适用条件

① 2023年1月1日~2023年5月31日(统一专利法院协议生效前)

② 已发出Rule 71(3)EPC通知

  然而,为避免在统一专利法院协议生效之前发布授权公告,对Rule 71(3)EPC的答复必须确保在在统一专利法院协议生效之后发布授权公告。

(3)求延授权(Request for a delay in issuing the decisions to grant a European patent)

  请求延迟授权是能够将欧洲专利的授权公告在统一专利法院协议生效后发布的一项措施。

  如果在统一专利法院协议生效之前已许可的专利申请根据Rule 71(3)EPC进行了答复,则有可能在统一专利法院协议生效前发布授权公告。这样一来,申请人则没有机会选择单一专利。

  因此,为了有机会选择单一专利,欧洲专利申请的申请人在收到欧洲专利局发出的Rule 71(3)EPC通知后,在提交已同意拟授予权利的答复前,可向欧洲专利局申请延迟发布授予专利的决定,即所谓的请求延迟授权。

  该申请将授予专利决定的发布延迟至统一专利法院协议生效后,从而使申请人有机会选择单一专利。

① 适用条件

1)2023年1月1日~2023年5月31日(统一专利法院协议生效前)

2)欧洲专利申请已发出Rule 71(3)EPC通知

3)对于Rule 71(3)EPC通知,申请人尚未作出同意拟授予权利的答复

② 2023年1月1日在Rule 71(3)EPC通知的答复期限内的

  为取得单一专利选择的机会,需要在答复统一Rule 71(3)EPC的同时提交延迟授权的请求

③ 手续

  请求延迟授权必须使用欧洲专利局提供的专用请求表(the EPO (Form 2025)),该表格将在欧洲专利局官网上公布。

6. 利法院(Unified Patent Court:UPC)

  统一专利法院是根据统一专利法院协议设立的一个新的国际法院,主要管辖对单一专利、传统欧洲专利以及这些专利与专利申请所涵盖的产品颁发的补充保护证书(Supplementary Protection Certificate: SPC)相关的诉讼,专利撤销程序及侵权诉讼程序。

  其管辖范围延伸至所有成员国。

  对所有成员国提出单一的侵权诉讼。

(1)统一专利法院的构成

① 初审法院(a decentralised Court of First Instance)

  中央法庭 本部:巴黎、支部:慕尼黑 、第三个地点待定

  多个本地法庭(可以在任一成员国设立)

  多个区域法庭(可以在两个以上成员国设立)

② 上诉法院(a common Court of Appeal)

  卢森堡

③ 专利调解和仲裁中心(patent mediation and arbitration centre)

  里斯本和卢布尔雅那

④ 法官培训中心

  布达佩斯

(2)统一专利法院的判决时间

  在提起诉讼后约1年内作出一审判决。

(3)受统一专利法院专属管辖的优势和劣势。

 ① 优势

  所有涉及单一专利的诉讼均受统一专利法院的专属管辖。同一案件无需在多个成员国提起诉讼,从而确保一致性并降低程序和诉讼成本。

 ② 劣势

  专利一旦被无效,全部成员国内的专利效力均无效。这也被称作“Central Attack”。

  此外,统一专利法院对国内专利没有管辖权。也就是说,直接在成员国提交的专利申请和被授予的专利不受统一专利法院的管辖。

(4)例外

  统一专利法院对欧洲专利(包括已经是欧洲专利的专利)具有管辖权。

  但是,在选择退出期间,可以选择将欧洲专利退出统一专利法院的专属管辖。然而,在选择退出期间结束后,不能选择退出。

没有进行选择退出的

(ⅰ)选择退出期内

  统一专利法院和各国法院有共同的管辖权。

  此外,该法院的选择也可以由提起诉讼的人作出,而且由于选择的法院有管辖权,因此存在由于第三方先提起诉讼而导致案件在不希望的管辖区审理的风险。

(ⅱ)选择退出期外

  在过渡期结束前未进行选择退出程序的全部传统欧洲专利都将受统一专利法院的专属管辖。

选择退出的

  仅在没有向统一专利法院提起诉讼的前提下,受各国法院的专属管辖。

选择退出后又撤回的

  在各国法院没有被提起诉讼的,可以在任何时候撤回(withdraw)选择退出(Opt-in-back)。选择退出没有被撤回的,过渡期结束后将依旧受各国法院专属管辖。

  但是,一旦选择退出被撤回,就不能再次选择退出。

  在选择退出期间,对于在欧洲专利局未审结的传统欧洲专利申请也可选择退出。在这种情况下,选择退出将在专利授予后自动适用。

(ⅰ)在选择退出期内撤回选择退出的

  回到统一专利法院和各国法院的共同管辖之下。

(ⅱ)在选择退出期限外撤回选择退出的

  受统一专利法院的专属管辖。

单一专利和传统型欧洲专利相关的诉讼管辖

7. 在判断是否需要利和选择退出时应的事

(1)需要进入的国家是否多,专利无效(撤销)诉讼风险是否高。

  如预计风险很高,则应采取选择退出程序以避免Central Attack。

(2)虽然统一专利法院的质量如何还不得而知,但它的好处是进入的国家越多,诉讼成本越低,因为他们可以在一次侵权诉讼中得到处理。

(3)选择退出的当地代理费用预计略低于每件 200 欧元。与将各个案件分别委托给各家海外代理人事务所相比,将所有案件集中委托给一家事务所也许可以降低成本。然而,有些事务所是按时收费的,所以需提前确认。

(4)在选择退出期结束后,无法再选择退出,专利诉讼将受统一专利法院专属管辖,但在选择退出期结束前已提出选择退出程序的情况除外。因此,如果不希望在过渡期结束后受统一专利法院管辖,则应该考虑提交专利申请时选择在各个国家提交申请,而不是欧洲专利局(EPC)申请。

(5)目前正在欧洲专利局中未审结或将进入欧洲专利局审查的专利申请,如果在选择期间内,则将在答复Rule 71(3)EPC通知时对于统一专利法院成员国作出单一专利或传统型欧洲专利的选择。

  在作出这一选择时,还应考虑是否需要选择退出程序,以便将该专利从统一专利法院的管辖中移除(即受各国法院专属管辖),因为如果选择单一专利,将无一例外受统一专利法院管辖。

  此外,单一专利的维持年费被设定为相当于欧洲专利最常注册的四个国家(英国、法国、德国和荷兰)的维持年费总额,因此从维持年费的角度来看,如果希望在四个以上的成员国注册的,则值得考虑注册为单一专利。

  但是,已经注册的传统型欧洲专利不能转换为单一专利,因此维持年费保持不变。

(6)在预计在近期答复Rule71(3)EPC通知并希望注册为单一专利的,通过请求延迟授权(request for a delay in issuing the decision to grant a European patent)延迟授予专利。

(7)当在有许可人的情况下决定是否需要选择退出的

  需要考虑许可人的意向。由于专利权人有权进行选择退出,因此可以假设,例如,如果一项专利在德国和法国被授予,在德国和法国都分别存在独占许可人的情况下,其中一方由于某种原因不希望受统一专利法院管辖(即希望受自己国家的法院管辖),而另一方希望受统一专利法院管辖,则无论根据专利权人的判断是否选择退出,都会违背其中一个许可人的意愿。

  因此,特别是在有多个许可人的情况下,有必要事先与所有许可人协商,并就是否进行选择退出程序达成一致。

(8)即使选择了单一专利,对于“权利很重要”的欧洲专利申请,以防万一也应该考虑以有可能会受到Central Attack为前提进行分案申请,并将基于分案申请一方的权利通过选择退出来确保受国内法院的管辖。

(9)如果进入的国家较多,且被提起无效(撤销)诉讼的风险很高,则并非必须选择退出。

(10)对于是否选择退出,应将是否回避Central Attack风险放在需要考虑事项中的首要位置。如优先考虑Central Attack的风险回避,则应当考虑选择退出。

(11)在过渡期内,只有在没有向统一专利法院起诉讼的情况下才能选择退出,因此实际上只有在日出期内才可以确保选择退出可以实现。因此,如果在希望选择退出并且可以预想到欧洲专利的诉讼风险很高的情况下,应考虑在日出期间进行选择退出。

(12) 没有为降低续展费用而在专利期满前不对其中一部分进行续展的选项。

(13)也可以考虑选择退出统一专利法院的专属管辖,直到它实际开始运作并稳定下来。

免责声明

  本文旨在告知浅村专利事务所目前收集的一般信息或欧洲代理人的意见,将来可能会发生变化(如有变化我们会及时通知)。

  如需了解我所对具体案件的相关意见,请另行与我们联系。

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